Zorg dat uw merk geen soortnaam wordt!

Een gevaar waar veel merkhouders zich niet van bewust zijn als ze een merk registreren is het risico op verwording tot soortnaam.

Wanneer is er sprake van verwording tot soortnaam?

Bij verwording tot soortnaam wordt de merknaam de algemene aanduiding voor een product of dienst. Er is dan dus geen sprake meer van een onderscheidingsteken voor de waren of diensten. Het merk kan niet langer als merk fungeren. Op dit moment kan verval van het merkrecht worden ingeroepen en staat het een ieder vrij om “het merk” te gebruiken. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van de merkhouder.

Van verwording tot soortnaam is vaak sprake als een nieuw product of een nieuwe dienst wordt geintroduceerd. Omdat er nog geen naam is voor het product of de dienst wordt de merknaam als aanduiding voor het product of de dienst gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan TAE BO. Deze merknaam werd gebruikt zonder toevoeging van een soortnaam voor deze specifieke sport. Hierdoor werd TAE BO de gangbare aanduiding voor de sport en kon de benaming niet meer als merk fungeren.

Ook bij merken die bekend zijn bij een groot publiek bestaat het risico op verwording tot soortnaam, denk bijvoorbeeld aan LINOLEUM, FRISBEE en VASELINE. Bekende merken, die zoveel gebruikt werden dat ze op een bepaald moment niet langer als merk maar als gangbare aanduiding voor een bepaald product gezien werden.

Op dit moment staat Google voor een soortgelijk probleem. De term “googlen” wordt door veel mensen gebruikt als algemene term voor “het opzoeken van informatie op internet”. Dit levert een gevaar op voor het merk GOOGLE.

De merkhouder kan verwording tot soortnaam verkomen

Er is echter ook een lichtpuntje voor de merkhouder, een merk kan alleen verworden tot soortnaam als de merkhouder niet optreedt tegen de verwording tot soortnaam. Zoals gezegd in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom: “Het recht op het merk vervalt als het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven” (art. 2.26 lid 2 onder b BVIE).

Verwording tot soortnaam door toedoen van de merkhouder

Verwording tot soortnaam kan de merkhouder voorkomen door maatregelen te nemen waaruit blijkt dat het om een merk gaat en niet om een soortnaam. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken in reclameuitingen dat het gaat om het merk X voor een bepaald product of dienst, bijvoorbeeld het merk SPA voor bronwater.

Verwording tot soortnaam door nalaten van de merkhouder

Daarnaast moet de merkhouder er voor waken dat een andere partij (concurrent) zijn merk niet als soortnaam gaat gebruiken. Op het moment dat hij het nalaat om stappen te ondernemen kan het merk ook verworden tot soortnaam. De merhouder moet dus optreden tegen derden die het merk gebruiken als soortnaam. Een goed voorbeeld hiervan is het merk WALKMAN van Sony. Hoewel de term WALKMAN door het publiek als soortnaam werd gebruikt, trad Sony systematisch op tegen concurrenten die het merk als soortnaam gebruikten, waardoor de merkrechten niet verloren gingen.

Auteur: mr. Noortje Kee